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II．联邦反淡化法没有要求为了获得禁止令的救济，商标所有人必须提供对商标的经济价值造成实质性损害的证据；提供关于淡化的可能性的证据就应该是充分的。
A．关于联邦商标反淡化法对证明淡化成立的证据水平的要求，各巡回上诉法院的判决在对于法律的解释上存在冲突。
B．法律语言的叙述支持关于淡化可能性的解释
1．提供由于淡化行为造成实际经济损失的证据要求完全拒绝了对淡化案件的原告给予任何救济办法，其解释原则是谬误的;
2．联邦商标反淡化法中“可能性”一词的缺乏并没有区分出该法要求的关于淡化的证据标准与先前州法令要求的关于淡化的证据标准之间的区别。
应当推翻上诉法院的判决。
模拟被申诉人辩论意见
在经过将近七十年的争论，根据建立在“商标淡化”这一概念基础上一项新的知识产权和新的诉由在美国的多年试验，1995年美国国会通过了联邦商标反淡化法。该法规定：“对于一方在其商业活动中使用一个商标，如果这种使用造成了对一项著名商标的显著性特征的淡化，该项著名商标的所有人应有权对上述商业
该法进一步定义了“淡化”的概念：“减少了一项著名商标确定和区分商品或者服务出处的能力，无论（1）该著名商标的所有人与其它方之间是否存在竞争关系，或者（2）引起混淆、误认或者欺骗的可能性存在”。
实施这项法律，法院面临的问题是：国会是否对每一商标都授予广泛的财产权，而不考虑该商标有多显著？一个像本案原告这样的商标所有人是否有权将英语的某一部分独占并将其做商业使用？上述这种使用是否有可能造成消费者的混淆、或者商标的所有人因此遭受的任何商业上的损害？初审法院认为商标“FEDERAL EXPRESS”商标开始使用时是有描叙性的，对此判决原告没有上诉。此外，在庭审时，原告没有提供任何证据证明被告对自己的“FEDERAL EXPRESSO”和“EX FEDERAL EXPRESSO”商标的使用使得原告的商标的商业价值遭受了实际的损失。
反淡化原则和商标法律发展的历史进程为我们理解国会的做法提供了一个框架，即国会只对具有内在显著性的商标提供反淡化的保护，并且在授予救济方式之前还要求证明宣称被淡化的商标实际遭受到、正在发生的损害。
FEDERAL EXPRESS商标是一个非显著的、描述性的商标，由于反淡化法只保护具有内在显著性的商标，因此该不能获得反淡化法的保护。虽然Federal Express的商标具有实质内容的“获得显著性”或者“第二含义”，这样的显著性只与决定该商标是否著名有关，而与是否具有显著性无关。
此外，一个商标的所有人想成功地主张淡化，必须证明存在实际的损害；上诉法院在做出这一决定上是正确的。该法院很久以来都认识到对制定法的本义进行法律解释的重要性。正如法院所说，“当然，没有比立法机关表达立法初衷的语言再有说服力的证据证明一部制定法的目的。”联邦反淡化法规定，若寻求该法的保护，一个商标必须同时是“著名”和“显著”的。为了建立对“引起淡化”的商标使用提出一项诉由的因素，该法进一步使用了现在语态。
淡化的概念仅在将文字或者图案使用在特定的商品或者服务上才能产生，同时还需伴随消费者将上述商标与特定的产品的来源联系起来。在这种使用方式和与特定的商品或者服务联系以外，在普通法上还没有认可任何商标权利。即使在将美国的法律与世界上其它国家的大多数法律进行协调时，国会在允许在使用之前申请注册商标（“意图使用”的申请），仍然规定：在提出的申请没有在商品或者服务上实际使用之前，不能向其颁发注册权或者授予权利。
商标的权利能够与特定的使用分开存在，有些时候被称为“大体上的权利”，这种观念经常受到冷待。对诸如反淡化法这样的制定法，国会声称倾向于一方并通过毁损另一方肯定一方的财产权，我们必须予以狭隘的理解。一项对反淡化法和对国会利益的正确理解必须考虑到对上述“大体上的权利”的一致敌意，并且以一种与商标法律发展的全部历史和公共权利相一致的方式来进行。
推动淡化这一概念的动力来自于对商标的这样一种认识，即有些商标是非常独特的，这些商标能够清楚地迅速地识别来源，其结果是带来巨大的销售力和销售价值。但不是所有商标都可以要求这种广泛的保护。FEDERAL EXPRESS商标毫无疑问地是描述性商标。请求人为了满足制定法明示的对“显著性”的要求而对该商标的广泛使用和旺盛的广告宣传已经使该商标被认可为一个商标；但是这样一个事实不能弥补FEDERAL EXPRESS商标在显著性上的缺乏。一个商标的获得显著性的程度仅与“显著的商标是著名的”这一单独的要求有关。
国会慎重地使用了现在时态的语言，而未规定诸如商标侵权法律中能找到的初级标准（“可能”混淆），或者诸如大部分州反淡化法中明示的初级标准（“可能”引起混淆）。国会充分意识到并且已经证明它是理解一部制定法对此的精确要求的。如果国会希望提供一种比侵权还低的淡化的证据标准，它就会这样做并且应该已经这样做了。
对商标的“显著特征”的元素之一的“著名”的单独举证、制定法语言对现在时态的使用、对“淡化”缺乏修改或者其它支持请求人列举的初级标准的语言的缺乏、以及由于公共权利的影响排除使用对反淡化法项下要求的“合理使用”的抗辩，一旦请求人对法律的解释被采纳，以上这些因素就会起作用并且支持下面的决定，这些决定应被肯定。
I．历史上的淡化理论证明了描述性商标不能获得反淡化法的保护。
II．描述性商标不能获得反淡化法的保护，原因在于商标法的第一次修正对商标所有人的竞争者传递商品和服务的信息的权利予以保护；这种保护胜过商标所有人的权利。
III．根据淡化理论的历史发展和商标法第一次修正的局限性进行评估，法律语言和立法原理表明FEDERAL EXPRESS商标不能获得反淡化法的保护，因为该商标是非显著性的而且是描述性的。
A．对反淡化法的法律评议清楚地表明了该法只对那些具有高度显著性的商标给予保护；
B．由于描述性商标在传统上没有受到兰汉姆法的重视，国会不可能有意为FEDERAL EXPRESS这样的商标提供原告主张的反淡化法项下的广泛的、幅度很宽的保护；
C．FEDERAL EXPRESS商标不能从反淡化角度获得保护，因为该商标是描述性的而且不具有足够的显著性被包括在反淡化法的保护范围之内。
IV．FEDERAL EXPRESS商标通过获得第二含义具有了获得显著性这一事实不能弥补该商标缺乏内在显著性，因此不能满足反淡化法对“显著性”的要求
A．如同15 U.S.C. §1125(C)(1)(A)-(E)所列的其它因素，获得显著性仅与决定一个商标是否足够著名有关，而与一个商标是否足够显著没有关系；
B．学术研究和案例法清楚表明，与Federal Express公司论证的相反，只有具有内在显著性的商标才能获得反淡化法的保护
V．对反淡化法正确的法律解释表明：一个商标的所有人必须证明被指控的商标已经引起了实际的损害。
A．国会在反淡化法中所使用的语言确认，为了补救实际的淡化，国会仅仅是有意创造一个狭义的诉因；
B．国会的兴趣与其说在创造一个广泛的新的诉因上，不如说在于狭窄地承认某种特定的权利
C．反淡化法的立法历史支持了与法令的原意相一致的法律解释；
D．与法令的原意相一致的反淡化法的解释将不会产生任何谬论。
应当维持上诉法院判决。
评论
在2001年9月号《法道》，“是非老干妈－我们离法律理性主义还有多远”一文中，我们讨论了这样一个命题：缺乏内在显著性的著名商标权是归其在先使用人，还是归赋予其后天显著特征的使用人？我们的倾向显然是主张对著名商标保护进行下一逻辑层次的理性思考。我们应当将著名商标更细致地区分为：具备先天的内在显著性的商标；具有后天的获得显著性的商标。就缺乏先天的内在显著性的商标而言，确定其权利归属时法律应当关注实际赋予其第二含义，使其获得显著性，并且成为著名商标的实际使用人的利益。绝对地确定缺乏内在显著性商标在先使用人的权利是片面的。民法关于先占理论的进步已经为我们的主张做了最好的注释。在古罗马简单的商品经济时代，权利归先占者所有，其历史的合理性在于鼓励殖民者对于域外领土的征服和贸易范围的扩张。在现今世界自由贸易体制下，物权分层次理论的建立，目的是为将不可再生的资源从其所有者手中释放出来，以泽天下苍生。
虽然也是在讨论“具备内在显著性著名商标”和“缺乏内在显著性著名商标”之间的分歧，但是我们今天介绍给大家的案件的命题却是：著名商标的保护是否是绝对的？法律允许将著名商标的保护范围扩大到其使用的商品，或者其注册的保护范围之外，那么它的权利有没有一个边界？主张将“缺乏内在显著性的著名商标”排除在反淡化法的保护之外，目的是对这类商标的权利空间加以限制。那么进行这种限制的合理性又在哪里？法律特别保护“具备内在显著性的著名商标”的理论基础又是什么？在中国传统中一个万古不灭的口号就是：“杀富济贫”。这个伦理的世界性意义是不容低估的。世界反垄断的经济和法律的全部哲学基础就是三个字：“均贫富”。处于经济生活优势地位者的主张显然是对著名商标进行尽可能全面的保护。反之，处于劣势地位者显然希望限制著名商标者的权利。立法者所掌握的保护与限制尺度显然应当是促进经济发展的功利目标与均贫富的伦理思想的平衡结果。在人类的历史上，均贫富的主张有些时候是通过激烈的阶级斗争的方式实现的。现在我们已经学会了采用谈判的经济与法律分析的方法，运用量化的数据实现均贫富所不能达到的和平理想。
对商标权的保护，主要有两大理论：一是混淆理论，一是淡化理论。混淆理论是传统的商标保护理论，它主要是针对商标的区别性这一功能而存在的。其主要内容是：为确保商标所具有的可识别性、确认和区分商品或者服务出处的显著性不受混淆，法律规定在先商标使用人或者注册人一种独占权，即禁止任何人未经权利人许可而使用与在先商标相同或者近似的商标，以免在消费者中造成与在先商标的混淆；制止“混淆的可能性”是这一理论的核心。在传统的混淆理论中，著名商标没有任何特殊的保护地位。
近几年来，越来越多的人们意识到著名商标代表了巨大的商业价值，除去著名商标本身的识别功能外，著名商标往往代表着优良的产品和服务质量，企业的信用和商誉，著名商标的产品和服务的使用者表示出来的实力和品味等等，诱使许多商家利用著名商标的这种商业价值来为自己谋取经济利益。在这种社会现象下，以“制止混淆”为核心的混淆理论显然不能满足保护著名商标的需要，于是发展出了淡化理论。
淡化理论保护的不仅是商标的识别性功能，而且还包括著名商标在公众心目中的形象和影响力，扩大了著名商标的保护服务。美国很早就开始对“商标淡化”进行研究。美国法学家斯科特在《哈佛法学评论》发表的《商标保护的理论基础》一文指出：“商标越是显著或独特，给公众的印象就越深，就越是应当限制他人在非竞争商品或服务上使用。”按照斯科特的理论，商标淡化的发生是因为非权利人借助著名商标在公众心目中的良好印象，将著名商标用在非竞争商品上，从而利用该商标的身价，或者说该著名商标的声誉。一般而言，商标淡化主要表现为弱化和污损两种形式。弱化（BLURRING）是指未经同意在非竞争性商品上使用他人商标，造成对他人商标或商品之间独特的冲淡。污损（TARNISHMENT）则是指出于冒犯和污蔑的目的，将著名商标用于质量低劣产品或者不道德或污秽性质的产品或者服务上，从而污损商标与其特写商品相联系所唤起的人们的满意感。淡化行为破坏了著名商标权利人与社会公众之间的信任关系，不管是在竞争领域或非竞争领域使用，也不管这种使用是否会足以产生或可能产生混淆，都会减弱著名商标对公众吸引力，贬低甚至污损著名商标的信誉，使无形资产贬值以至归于丧失。
美国是世界上第一个对“商标淡化”进行单独立法的国家；此外，德国、法国等国家的商标法或其他相关法律也有商标淡化的规定。中国已经加入世界贸易组织，而在世界贸易组织的三大协议之一的《与贸易有关的知识产权协议》中专门规定了商标淡化的内容。我国早已加入的《巴黎公约》也有对驰名商标的反淡化保护的相关规定。我国新修订的《商标法》第13条对驰名商标的保护也涉及到了商标淡化的概念，但是与国际公约要求的规定还有一定的距离。
近几年来，美国的司法机关主要依据《反淡化法》来审判网络域名纠纷，在处理这些案件中，《反淡化法》的实质具有反不正当竞争法的性质。在我国，已经有一些专家、学者和法官在研究反淡化理论，也有些法官将反淡化理论运用到审判实践当中。目前，在向商标局和商标评审委员会提出的商标异议、异议复审和撤销注册不当案件中，越来越多的驰名商标的所有人，运用反淡化的理论，来反对其它企业将相同或者近似的商标使用在与其著名商标不同的商标和服务，包括相同或者近似的商品和服务上。据悉，中华人民共和国最高法院也在起草驰名商标的司法解释。
如何确定我国商标法对于驰名商标的保护的价值取向，这是一个我们现在不得不思考的问题。当立法将更大范围的保护赋予那些驰名商标时，司法应当如何把握给予保护的尺度？我们是不加区分地保护驰名商标呢？还是将驰名商标区分为具有内在显著性的和通过使用获得显著性的予以区别对待？如果是这样，那么衡量内在显著性和获得显著性的标准又是什么？我们又如何防止由于立法语言的模糊实践中可能导致商标保护理论回归传统？我们是保护那些实际受到损害的驰名商标呢，还是那些可能受到损害面临损害威胁的驰名商标？
（*注：本文译自国际商标协会(INTA)第124届年会文章，独属学术交流自用，未出版发行。）
来源：《法道》总第6期
发表日期：2003年12月12日
法道资讯站
http://www.zypartners.com/info/readnews.asp?newsid=106
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