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II．著名商标所有人必须证明由于淡化而遭受实际经济损失才能获得救济
上诉法院认为，即使Federal Express成功地主张其商标具备反淡化法所要求的显著性，初审法院做出有利于被告的判决仍然是正确的。初审法院要求原告证明其由于商标被淡化而遭受了实际损失。该法院确认的给予原告法律救济的标准是正确的。
在得出本案裁决结果的过程中，上诉法院发现他们的推理方法与第四巡回上诉法院和第五巡回上诉法院在Ringling Bros.-Barnum 与Bailey Combined Shows, Inc.诉 Utah Division of Travel Dev. (参见170 F.3d 449, 4th Cir. 1999)、以及Westchester Media 诉 PRL USA Holdings, Inc. (参见214 F.3d 658, 5th Cir. 2000) 两个案件中的推理方法是一致的。上诉法院不同意Federal Express提出的“淡化的可能性”的分析，同意初审法院的判决，即反淡化法所规定的“淡化”由三部分组成：（1）两商标之间足够的近似引起消费者在头脑中将两商标联系起来，并且（2）这种联系导致了（3）在先的商标作为产品的标识和广告工具的经济价值的实际损害。
在审理中，原被告双方就证明淡化的证据是否能够证明实际经济损失或者潜在经济损失发生争论。根据第四巡回上诉法院最近的观点，初审法院认定，反淡化法要求的证明淡化的证据是对证明“实际的完全的损害” 的证据。本案上诉法院认可第四巡回上诉法院和第五巡回上诉法院的判决，即反淡化法要求的证据是证明实际损害的证据，因为这一标准最符合了制定法的本意。作为联邦反淡化法其中章节的背景的州反淡化法令与联邦反淡化法本身存在一个关键的区别。州反淡化法令经常明确地将“淡化的可能性”的标准合并，但是联邦反淡化法却不这样做(两个例证：参见Tex.Bus. & Com.code “一个人可以禁止某一可能淡化一个商标的显著性品质的行为……”; N.Y. Gen. Bus. Law “对一个商标的灾云分士赡芄钩傻晌幌罱沽畹木燃梅绞降囊谰荨?（参见Ringling, 170 F.3d at 461）。
将联邦反淡化法的两个关键的条款与州法令和它们的解释相比，前者直接涉及了本案的问题并且提供了答案。最关键的是，联邦反淡化法仅给那些实际受到淡化损害的商标提供赔偿。而州法令却对那些只要有被淡化的可能性的商标就提供赔偿。通过明确地将淡化定义为“减少了一项著名商标确定和区分商品或者服务出处的能力”，反淡化法阐明了州法令似乎没有说清楚的，即淡化最终损害的是商标的销售力，而不是商标的显著性。动词的现在时语态以及对于“淡化”没有任何修改的状态都支持了实际损害这一标准（三评论家已经注意到了联邦反淡化法和相应的州法令之间的关键性的区别。参见Robert N. Klieger 的商标淡化：商标保护的理性基础的削弱，“州反淡化法令关于‘淡化的可能性’的语言已被替代，联邦反淡化法创造了对实际淡化的要求……”;参见Ringling 一案）。
第四巡回上诉法院也指出了法律规定中一些具有说服力的语境。例如，反淡化法禁止的行为是“另一方的使用……” ，而不仅是对商标具有潜在威胁的使用（参见Ringling一案）。此外，“州反淡化法令仅提供了禁止令的救济方式，这反映了它们仅关注于防止将来的损害；不同于此，联邦反淡化法规定：当某一故意的行为出现时，对于该行为造成的实质经济损害，可以给予补偿和恢复原状的救济。
Federal Express在上诉中引证的第二巡回上诉法院在Nabisco一案的观点，认为仅仅提供淡化可能性的证据即能够获得反淡化法的救济。没有任何权威部门声明国会意采纳“淡化的可能”的证据标准。法院不可以脱离制定法的本意。
初审法院的法官研究了Federal Express 在全国的销售数字、以及在Federal Espresso商店所在地区内Federal Express在这些商店开始使用 FEDERAL ESPRESSO商标之前和之后的销售数字，并认定Federal Express 没有证明其FEDERAL EXPRESS商标的价值遭受了经济上的损失。上诉法院已经得出结论：要求得到反淡化法的救济必须提供实际淡化的证据。
基于以上述理由，本案上诉法院撤消初审法院关于FEDERAL EXPRESS有权获得联邦反淡化法保护的判决，维持初审判决的其他内容。
模拟申诉人辩论意见
上诉法院判决，已经获得很高程度的、第二含义的、著名的、描述商标不符合联邦反淡化法的保护条件，这个判决是错误的。如果此判决得以维持，那么必将破坏普通商标法内在的理念、联邦反淡化法的本意、以及该法律的立法历史。
采用这样一个标准，即为了获得联邦反淡化法的救济，著名商标所有人必须证明因为淡化所遭受的实际损失，这将会拒绝给予反淡化诉讼中的原告一种救济方式。这样的结果产生一种悖论：第四、第五和第十五巡回上诉法院采用的文字描述意味着对于一项著名商标的淡化而提出的禁止令是不可获得的，除非在该项商标被淡化后才能获得；而到那时，损害已经发生而且禁止令已经无法发生作用。
I．联邦商标反淡化法没有规定著名商标必须具有内在显著性才能获得保护
1995年，应商标所有人的要求，国会颁布了联邦反淡化法。对于使用在非相
关产品上的商标使用所造成的对某些著名商标的淡化，无论该使用是否会造成混淆，反淡化法提供了对这些著名商标的保护。为了达到这一目标，反淡化法规定了“淡化”的定义，该定义引起法院对“减弱了一项著名商标确定和区分商品或者服务出处的能力” 的关注。
上诉法院不引用法令或者前例中的语言，而只是片面地引用了第二巡回上诉法院在TCPIP Holding Company 诉 Haar Communications, Inc. 一案中的观点：缺乏内在显著性的著名商标不能获得联邦反淡化法的保护。上诉法院的分析没有认识到获得显著性的概念。这种分析之所以有瑕疵在于法院错误地援用“BUICK”和“DUPONT”这两个已经在多年前就获得显著性的名字，这两个商标是“显著的、臆造的或者独创的”的。其结果是，上诉法院忽视了获得显著性在反淡化法全文中、在兰汉姆法中、以及在传统商标学理对兰汉姆法在过去五十年里做出的解释。基于以上这几点错误，上诉法院关于一项没有内在显著性的商标不能获得反淡化法的保护的判决自始即有瑕疵。如果一个商标是著名的，该商标已经获得了显著性而且是独特的或者是唯一的，例如BUICK，将该商标使用在许多无关的产品上，如阿斯匹林、吸尘器、餐馆和软件，将毫无疑问地产生“BUICK”作为商标使用时的独特性或唯一性的削弱。
按照商标法律的传统原理、对法令的解释、以及反淡化法的立法历史，本案上诉法院关于商标必须具有内在显著性才能获得反淡化法保护的决定在法律上很明显是错误的。
A．根据兰汉姆法的明确规定必然做出这样的判决：凡是具备显著行动著名商标都能够受到联邦反淡化法的保护。
初审法院对于反淡化法的目的产生错误理解，这种错误在初审法院提及商标法的传统原理时已经流露出来。初审法院同意第二巡回上诉法院的观点。其陈述原告商标的“显著性”的语言与根植于传统商标法律的政策是一致的。传统的商标法律一贯对不具有显著性、描述性的商标不利，因为强制执行对这种商标的保护会剥夺其他人对他们的产品使用正确的描述的机会。
反淡化法意欲为兰汉姆法建立的商标保护增添全面的设计。这种设计与兰汉姆法的其它条款建立的传统商标原理是一致的。在这种设计下，认定描述性的、后来获得显著性和知名度的商标不能够获得反淡化法的保护是完全错误的。
B．上诉法院对联邦商标反淡化法的语言的解释是对法律的滥用
1．上诉法院要求考虑一项国会明确认定是选择性的因素，这是误用法律
2．上诉法院的判决是错误的：即上文A确认了对内在显著性的一项单独的要求
a．对法律的清楚解释证明“内在的显著性”和“获得的显著性”同等使用
b．一种使法律的一部分成为多余的法律解释应该予以避免
c．如同上面A，“显著性”的意图在于进一步促进联邦商标反淡化法要达到的目的
C．联邦商标反淡化法的立法历史显示该法律意图适用于获得显著性的商标
1．联邦商标反淡化法的立法历史清楚地表明：该法律适用于那些具有足够程度的独特性的商标，而与内在的显著性无关
2．立法历史中代表可诉讼的商标淡化案件氖道砻鳎嵊幸饨钌瘫攴吹ㄊ视糜诰哂谢竦孟灾缘纳瘫?BR>
D．上诉法院的判决若被支持，将导致不正常的结果
E．FEDERAL EXPRESS 是一个独特的商标，该商标被确定有资格获得联邦反淡化法的保护
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