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初审法院判决
原告Federal Express提起的民事诉讼的根据是已经修改的1946年兰汉姆商标法（Lanham Act），案由是被告违反联邦商标淡化法对著名商标的显著性特征造成的淡化。
经过审理后，初审法院认为：（1）Federal Express商标具有显著性符合联邦反淡化法的保护条件；（2）法律要求Federal Express证明其商标由于遭受淡化而产生的实际经济损失；但是Federal Express 没有证明这一点，因此不能满足其赔偿损失的请求。
上诉法院判决
Federal Express不服初审判决，认为初审法院认定FEDERAL EXPRESS商标是显著的而且是著名的，但是它认为原告应当提供被告行为实际造成原告经济损失的证据才能给予赔偿的判决则是错误的。Federal Espresso对上诉审判决也不服。它认为，初审法院认定FEDERAL EXPRESS商标具有足够的显著性符合联邦反淡化保护的条件，犯了法律上的错误。经过审理后，上诉法院认为：
I．缺乏内在显著性的著名商标不符合联邦反淡化法的保护条件
将Federal Express 商标使用在美国境内外提供的昼夜快递运输服务领域，是具有高度描述性的。在审理中，Federal Express的总裁承认，他选择FEDERAL EXPRESS作为商标是因为该商标描述了公司所提供的服务。描述性的商标被认为是缺乏内在显著性的商标。上诉法院在考虑反淡化法适用于缺乏内在显著性的描述商标时所面临的问题是：商标已经获得了“第二含义”或者“后天获得的显著性”这一事实是否可以弥补该商标所缺乏的内在显著性，从而满足联邦反淡化法保护的条件。
在考虑反淡化法的准确条款、该条款与兰汉姆法所列明的普遍的商标的原则、商标法的政策内涵、联邦反淡化的立法历史的一致等问题时，上诉法院认为，诸如FEDERAL EXPRESS 这样由两个描述性的术语“Federal” 和“Express”组成的商标，是无权获得反淡化法的保护的。上诉法院同意第二巡回上诉法院JUDGE LEVAL法官的观点，该法官在TCPIP Holding Company, INC. 诉 Haar Communications Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001), 一案中，认定缺乏内在显著性的商标不够享受反淡化的资格。
在创造一个关于淡化的诉由时，国会扩大了对著名商标的所有人所能提供的保护范围（参见1995年反淡化法 Pub.L. No.104-98, 109 Stat. 985 (1996)）。 在传统的侵权诉讼中，商标所有人可以阻止另一方使用商标，如果另一方对一项商标的使用使消费者有可能对商品或者服务的来源产生混淆（参见15 U.S.C. & 1125(a)）。在传统的商标法律下，普遍的主张是一个商标在其建立并得到使用的商业范围内是可以得到强制实施的。该商标在某一商业领域内的确立一般不会阻止其他方在一个不同的、非竞争的领域内使用与其商标相同或者近似的商标。正常情况下，后来的商标于在先商标所有人的商业领域外使用时，混淆很少发生。
上诉法院认为，国会不可能倾向于将反淡化法扩大的保护范围延伸到缺乏内在显著性的商标（参见I.P. Lund Trading诉 Kohler Co., 163 F.3d 27, 47 (1st Cir. 1998) “获得反淡化保护时对著名和显著性的要求远比在寻求侵权保护时要严格的多”）。第二巡回上诉法院在Nabisco一案中指出“在考虑一个在后商标是否产生淡化的效果这一问题时，在先商标的显著性程度是具有相当重大的意义的”（参见Nabisco, Inc. 诉 PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 217 (2d Cir. 1999)）。上诉法院同意第二巡回上诉法院的观点，即法令的语言明确了对原告商标的“显著性”的淡化需要证明，并且法令的语言引导法院去评估该商标的显著性“程度”；而且法令的语言完全符合根植于商标法律中的政策，这些政策就是对缺乏内在显著的描述商标做出不利的结果，因为这些商标的强制力有可能剥夺其它方对他们的产品进行正确描述的机会（参见TCPIP, 244 F.3d at 95.）。上诉法院认为，联邦反淡化法旨在考虑特别地、广泛地保护那些具有强烈显著性的商标。
上诉法院认为其对于制定法含义的解释可以在众议院报告书得到确定（参见H.R. Rep. No. 104-374 (1995), 1995再版 U.S.C.C.A.N. 1029.）。在对新的制定法的实施和对反淡化进行保护的需要进行解释时，国会强调针对三个著名商标的在后商标的使用“在本立法下是可以诉讼的”（参见H.R. Rep. No. 104-374 (1995), 1995再版 U.S.C.C.A.N. 1029，1030）。引证的三个商标可能是法令的受益者，这三个商标是Dupont(杜邦)、Buick（别克）和 Kodak（柯达）--这三个商标都是具有高度显著性、任意词或者臆造词商标。上诉法院意识到一个立法报告中的案例不能显示制定法覆盖的范围，因此并未对立法报告的这一段给予特别的重视。但注意到：根据制定法正文、商标学说的历史和原理，国会无意将所有商业领域内广大范围的独占权授予那些缺乏内在显著特征的商标。
虽然初审法院从未明确陈述FEDERAL EXPRESS商标已经获得了第二含义，但上诉法院相信初审法院“鉴于该商标存在的期限和在相关市场上的突出地位，该商标是强有力的”的判决中暗示出该商标通过使用获得了显著性。根据证据（1）Federal Express在至少二百一十个国家提供服务，（2）Federal Express每年的收入超过一百一十亿美元，（3）在最近的十年里，Federal Express为其商标做广告的费用已经有几千万美元，Federal Express能够使人确信其商标是通过使用而获得了第二含义。.(参见Yarmuth-Dion 诉D’ion Furs,Inc. 一案 835 F.2d990, 993 (2d Cir. 1987))，（该案判决认为：决定第二含义的相关证据包括“历史长的商标使用人的广告支出，……（和）销售上的成功” 。）
上诉人律师（即本案原告）认为，联邦反淡化法既保护那些具有内在的显著性的商标也保护那些后天获得显著性的商标。其论点基于制定法这样一段陈述：“决定一个商标是否显著或者著名，法院可以在其它列出的诸多因素中考虑……（A）该商标的内在的或者获得的显著性的程度，” （参见§1125(c)(1)(A)）上诉人律师根据法令的语言，提出两个论点：（1）条款（A）视“内在的”和“获得的”显著性为同等物；（2）如果获得的显著性没有满足制定法对于显著性的要求，那么在法令中提及获得的显著性就是无意义的和多余的；而且这样一种使法令的一部分变得多余的对法令的解释应该被避免。
上诉法院认为，上诉人律师的论点的构思是拙劣的。对于第一个论点，制定法引导法院对内在的显著性和获得的显著性予以考虑这一事实决不暗示其中一个与另一个是相等的(参见TCPIP, 244 F.3d at 97)。事实上，上述的论点涉及的是不同的现象。内在的显著性，指的是理论上一个商标当作产品的标识符号所具有的能力，无论该商标是否已经完成了人们对这种能力的期待。获得的显著性，指的是另一不同的现象，即通过该商标在市场上当作产品或者服务的代表而实际获得的认知程度来衡量显著性，无论该商标先天是否适宜作为一个商标。这两个现象不仅是不同的，而且如下描述，它们在同一制定法中是为不同的目的而服务的。在制定法中分别提及这两个概念并将它们作为相关的因素既不说明也不暗示它们应被视为同等的概念。
上诉法院认为，上诉人律师的第二个论点，如果不将获得的显著性做为内在显著性的替代物，则这一概念将失去其在法令中的识别功能，也是不正确的。
上诉人律师指出，在§1125 (c)(1)(A)-(H)中列明的诸多因素与两个单独的问题有关。这些因素被列为与法院“决定一个商标是否是显著的著名商标”紧密相关（参见15 U.S.C. § 1125 (c)（1））。“原告商标的获得的显著性程度”与决定该商标是否具备法令所要求的“著名性”直接有关。获得显著性是制定法意义上决定是否著名的关健因素。任何一种著名都不会满足制定法对于著名的要求。该商标必须作为原告产品或者服务的指定标记而著名。一个商人将一个著名的名字，如莎士比亚或者宙斯，作为其产品的商标并不就此满足制定法对于著名的要求。由于在一定意义上全世界对“莎士比亚”或者“宙斯”都会认可因而这种商标可能具有著名性，这是正确的。但是为了满足制定法对于著名的要求，无论如何，该商标本身必须在指明原告产品这一功能上是著名的。换句话说，要成为制定法意义上的著名商标，该商标法必须达到“很高程度的获得显著性”，这意味着该商标作为原告产品的指定标记必须已获得了美国消费者这个公共群体的广泛认可。
上诉人律师指出，“很高程度的获得显著性”对于法院做出著名的裁决是至关紧要的，如果与“内在显著性”相反的“获得显著性”就能够满足制定法对于显著性的要求，法律中提及的内在显著性就成为多余。为什么是这样？为了有资格获得反淡化法的保护，该商标必须是著名的。从定义上，反淡化法意义上的著名商标都具有很高程度的获得显著性。这样，一个商标没有获得显著性，就不能够获得反淡化法的保护。如果获得显著性不仅满足了著名的要求，而且满足了显著性的要求，这样就不会有案件需要法院考虑一个商标是否具有内在的显著性。制定法引导法院去考虑商标的内在显著的程度将不再起作用。
上诉法院采纳TCPIP一案的推理方法，解释§1125(c)(1)条款(A)的规定并引出两个问题：（1）原告的商标是否达到了消费者的认知的足够的程度（“获得的显著性”）以满足反淡化法对于著名的要求？（2）该商标是否具有“内在显著性”的足够的程度以满足反淡化法对于“显著性本质”的要求（参见244 F.3d at 98）。 后一项要求不能仅由公众已经将该商标与其来源联系起来这一事实来满足。这样，缺乏显著性、描述性商标就不能够获得反淡化法的保护，即使该商标是著名的。
Federal Express的总裁承认FEDERAL EXPRESS商标是对特快包裹运送服务的描述，因此缺乏内在的显著性；据此，我们认定该商标不能获得反淡化法的保护。Federal Express的商标已经达到了消费者认识的重要程度，但这样一个事实没有弥补该商标在内在显著性的不足。在FEDERAL EXPRESS这一商标是否具有显著性这一问题上，上诉法院认定，初审法院在认定FEDERAL EXPRESS商标具有足够显著性以至能够获得反淡化法的保护这一问题上犯了法律上的错误。
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