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缺乏内在显著性的著名商标是否受反淡化法的保护（1）
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张颖
2002年国际商标协会第124届年会模拟法庭辩论综述
二零零二年五月，正见永申律师事务所派代表参加了在美国首府华盛顿举行的国际商标协会第124届年会。在为期三天的会议上，来自全世界大约六千位知识产权律师参加了会议组织的各种研讨会。笔者有选择地参加几个专题讨论，其中印象深刻的是一场模拟美国联邦最高法院审判的法庭辩论。
尽管是模拟，但根据却是真实的案件。案件原告是FEDERAL EXPRESS公司（“Federal Express” ），被告是FEDERAL ESPRESSO公司（“Federal Espresso” ）。原告认为被告的商标“FEDERAL ESPRESSO”对原告的著名商标“FEDERAL EXPRESS”造成淡化，因此要求法院对此进行裁决。此案经过初审和上诉审，原告对判决不服，向联邦最高法院提出再审。
原被告双方争论的焦点是：第一，一项著名商标获得联邦商标反淡化法的保护是否必须以具备内在显著性为前提条件？第二，著名商标所有人要求法院对侵权人采取临时禁令措施是否必须以能够证明其商标的经济价值遭受到实质性损失为前提条件？这两个问题是目前商标反淡化理论和实践中还没有解决的代表性命题。
原被告双方当事人，初审和上诉审法院都一致认为，原告Federal Express商标经过长时间的使用和广告宣传，已经取得了第二含义，获得了显著性，成为著名商标。原告认为，只要著名商标具有显著特征即可以受到联邦商标反淡化法的保护，并且只要提供了其商标遭到淡化的可能性的证据，即有权申请临时禁令的保护。被告则认为，只有具备内在显著特征的著名商标才能够受到联邦反淡化法的保护，著名商标的所有人必须提供证据证明其商标因为淡化而遭受实质性经济损失才能申请得到临时禁令的保护。
初审法院认为，“原告商标具有显著性，有资格获得反淡化法的保护，但是由于没有证据证明其商标的经济利益遭到实际的经济损失，因此原告申请临时禁令的主张不予支持”。上诉法院否定了初审法院关于原告商标有资格获得反淡化法保护的判决，但是维持了该法院对原告申请临时禁令不予支持的判决。显然，上诉法院的观点是，一项著名商标获得联邦商标反淡化法的保护，必须具有内在显著性；在向法院申请临时禁令时，著名商标的所有人必须提供证据证明对其商标因淡化而遭受实际的经济损失。
Federal Express公司不服初审法院的部分判决和上诉法院的判决，向美国联邦最高法院提起申诉。联邦最高法院对这两个问题将作出什么结论，目前还是个悬念。会议主办者姑且演绎之，大胆选择这个由美国联邦最高法院受理的真实案件作为模拟法庭辩论的题材，并且在全美挑选了九位著名的学者、律师、包括法官，扮演联邦最高法院的大法官，由原被告律师进行模拟法庭辩论，目的是向与会者充分展示美国商标反淡化理论与实践中的两个前沿问题。
模拟法庭虽然有点“话说”的味道，但是由于“审理”的是真实的案件，双方律师有理有据的辩论，模拟法官们对双方律师提出的尖锐的问题，律师从自己当事人的立场所发表的评论，以及律师在辩论中表现出来的灵敏的思维和对法律深刻的理解，给与会者留下了深刻的印象。笔者在此想把模拟法庭所讨论的案件包括辩论和评论介绍给大家，希望大家对美国的反淡化法有更进一步的认识。
事实
Federal Express于1972年成立并开始提供昼夜的快递运送服务。自1973年，Federal Express 开始使用“Federal Express”文字标志。1984年，该公司注册了“FEDEX”商标；1994年该公司启用了一个新标志，即包括“Federal Express”文字标志的商标。目前，Federal Express在全世界拥有十四万雇员，每天运送两万九千只包裹，年收入超过一百一十亿美元。
Federal Express 在至少210个国家提供服务，在大约175个国家注册或者申请注册了“FEDERAL EXPRESS” 商标。Federal Express每月花在申请、取得注册和维持其商标的费用是三万五千美元至四万美元。 Federal Express 还将“FEDERAL EXPRESS”商标各种不同变化在多种使用方式上注册为商品商标或者服务商标，这种使用方式既包括诸如文件、包裹、货物的运输、储存、查询、运送在内的Federal Express 完整的运送业务，也包括诸如毛巾、饮料瓶、服装在内的与Federal Express核心业务相去甚远的产品。除去黑白色外，商标还有桔色和紫色。
1994年3月，一家名为“Espresso”经营商业咖啡机的批发销售业务的商行 在美国INTA州中心城市开业。1996年4月，“Espresso”变更为“Federal Espresso”。此项业务的合伙人声称更改名称的部分原因是该名称比“Espresso”更容易识别。合伙人证实使用“Federal Espresso”的想法是他们在考虑在另一个城市的联合大厦（原文“federal building” ）街对面的大楼里开设一家咖啡店时产生的。由于“Federal Espresso”与“Federal Express”名称近似，该名称可能容易被记住。当时他们都知道“Federal Express”是已经注册的著名商标。
1996年4月，Federal Espresso 的合伙人申请使用Federal Espresso 名称经营业务。7月，合伙人以该名称组建了公司。11月，在一座联合大厦（“federal building”）街对面开了一家名为“Federal Espresso”的咖啡店。在咖啡店的入口的招牌以深蓝色的背景显示明黄色的大写字母FEDERAL ESPRESSO。Federal Espresso的证人声明选用与“Federal Express”的字体和颜色不同的字体和颜色的目的是避免造成混淆。此外，该咖啡店还采用了一个由倾斜的狮子头形和三个圆环组成的图标：外边的圆环由循环的字母“OWTU” 组成，中间的圆环是悬着的杯子接住下落的咖啡豆，里边的圆环标有“FEDERAL ESPRESSO YOUR LOCAL ROASTER”短语。出于不同的目的，该图标还使用了不同的颜色组合。例如，黄色、绿色、海蓝色、棕色和白色的组合使用在商店的标牌上；银灰色和紫色的组合使用在咖啡袋上；米色和紫色的组合使用在常客优惠卡上。
1996年12月，Federal Espresso向美国专利和商标局申请将“FEDERAL ESPRESSO” 注册为服务商标。Federal Express提出异议，并向Federal Espresso发出一封旨在阻止FEDERAL EXPRESSO 商标使用的警告信。1997年4月，Federal Espresso通知Federal Express，它将不再使用“FEDERAL ESPRESSO”商标，并撤回其注册申请。
1997年6月，本案被告将其店名改为“Ex Federal Espresso”。在其中一家店的招牌上被告还将黄色字母“E”和“X” 以45度角倾斜并放在“Federal Espresso”的左边。Federal Espresso 的证人证实选择这种变化是因为这种变化并不昂贵。被告保留了其带有“Federal Espresso”名字的供应品，但是在使用这些物品之前，被告在大部分物品上手写了“EX”字母。但是有些物品没有加上“EX”就使用了。到1997年11月时，有些商店的招牌上仍然标有“Federal Espresso”的字样。1997年12月，被告的公司名称变更。1997年8月，Federal Espresso开设了第二家商店。被告的代表声明他们希望开设更多的零售店。
得知被告在1997年6月1日以后继续使用“FEDERAL ESPRESSO”商标，并且开始使用“EX FEDERAL ESPRESSO”商标，Federal Express于1997年启动了目前的诉讼程序，认为Federal Espresso 使用“FEDERAL ESPRESSO”和“EX FEDERAL ESPRESSO”（1）商标侵犯了“FEDERAL EXPRESS”商标权；（2）行为构成不正当竞争；（3）违反了联邦反淡化法,造成了对Federal Express商标的淡化。Federal Express 要求法院采取临时禁令救济措施。
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